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BDPE Patent- & Rechtsanwälte versteht sich als echte Service-Boutique – daher betreuen wir unsere Mandanten mit dem ausdrücklichen Versprechen, eine persönliche Beratung auf exklusiver Basis langfristig zu garantieren.

Unsere Kanzleipartner sind in ihren Bereichen seit mehr als 20 Jahren als Ansprechpartner bekannt und zählen in den Branchen unserer Mandanten zu den wenigen, etablierten Experten. Dadurch können wir Ihnen nicht nur als Berater zur Seite stehen, sondern als echte Business Partner, die Ihr Geschäft verstehen. Speziell im Bereich der IP-Litigation halten wir das Risiko eines Interessenkonfliktes so gering wie möglich.

KOMPETENZ

Die Anwälte von BDPE mit Standorten in Düsseldorf und München sind auf Litigation und Prosecution im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes spezialisiert. Wir vereinen branchenspezifisches und technisches Wissen mit juristischer Kompetenz. In enger Zusammenarbeit bringen wir in idealer Weise juristische Fachkompetenz und technisches Wissen zum Nutzen unserer Mandanten zusammen. Unsere Fachkompetenz liegt im Patent- und Gebrauchsmusterrecht, im Markenrecht sowie im Design- und Urheberrecht, ferner im Wettbewerbs-, Domain- und Arbeitnehmer-erfinderrecht. Wir schützen Innovationen, neue Technologien und Produkte ebenso wie Marken und neue Designs und führt die entsprechenden Erteilungs-, Beschwerde- und Widerspruchsverfahren.Dabei sind wir für unsere Mandanten im In- und Ausland tätig und verfügen über ein internationales Netz an Kontakten zu Rechts- und Patentanwaltskanzleien.

TEAM

Unser Team besteht derzeit aus sieben Patentanwälten und zwei Rechtsanwälten in den Büros in Düsseldorf und München. Die Kanzlei und ihre Patentanwälte werden häufig von renommierten Publikationen und Ranking-Organisationen empfohlen und haben seit der Gründung der Kanzlei im Jahr 2019 eine wirklich bemerkenswerte Menge an Lob erhalten. Die Kanzlei ist bereits jetzt eine der aktivsten in Patentstreitigkeiten vor den deutschen Gerichten, insbesondere im Zusammenhang mit Mobilfunk- und Elektrotechnikpatenten. Unsere Anwälte waren an verschiedenen hochkarätigen Patentstreitverfahren beteiligt, von denen viele standardessentielle Patente betrafen und internationale Implikationen hatten. Die Partner Friedrich Emmerling und Karl-Ulrich Braun-Dullaeus sind in Deutschland hoch angesehen, insbesondere für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Telekommunikation und für ihre Tätigkeit in deutschen Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht.

DIVERSITY

BDPE fördert die Vielfalt! Unsere Anwälte und Büromitarbeiter repräsentieren eine Vielzahl von Nationalitäten aus Europa, Asien und Amerika und sprechen bis zu 10 verschiedene Sprachen. Dies ermöglicht es unserer Kanzlei beispielsweise, direkt mit einem breiten Mandantenstamm auf der ganzen Welt zu interagieren und kulturelle Unterschiede zu verstehen. Wir verpflichten uns in unserer Einstellungspraxis, nach vielfältigen Anwälten und Büromitarbeitern zu suchen und sicherzustellen, dass sie strategisch investiert und gefördert werden. Wir verpflichten uns außerdem zu diskriminierungsfreien Einstellungspraktiken und glauben, dass eine vielfältige Belegschaft für unsere Praxis und unseren Erfolg unerlässlich ist.

Anwaltsporträts

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Focus On

Wirtschaftliches Umfeld

Deutschland ist Europas größte Volkswirtschaft, es ist als einziges Land der europäischen Union unter den Top 5 der Welt vertreten.

Das deutsche Wirtschaftsmodell ist von einer starken Außenhandelsorientierung geprägt, wobei für einzelne Branchen der chinesische Markt von großer Bedeutung ist. So wird mittlerweile jedes dritte in Deutschland produzierte Auto nach China verkauft. Allerdings ist der deutsche Außenhandel in seiner Gesamtheit stärker diversifiziert, sodass eine häufig angesprochene Abhängigkeit von China nicht zutreffend ist.

Zu betonen ist auch die Bedeutung der Industrie in dem Wirtschaftsstandort Deutschland, deren Anteil an der Wertschöpfung 18% ausmacht.

Trotz gestiegener Energiepreise ist Deutschland auch im vergangenen Jahr für ausländische Investoren ein attraktiver Standort geblieben. Diese investieren verstärkt in Zukunftstechnologien, wie etwa in den Bereichen Halbleiter, Batterieproduktion und -recycling. Dabei kommt Deutschland eine strategische Bedeutung für den Zugang zum gesamten EU-Binnenmarkt zu.

Den Großteil der Investitionen steuern die in Deutschland tätigen Unternehmen bei, ihr Anteil liegt bei 55% der gesamten Investitionssumme. Die Ausgaben betreffen insbesondere Maschinen, Fahrzeuge, Wirtschaftsbauten und zunehmend auch geistiges Eigentum.

Besonders im Bereich Innovationen ist die deutsche Wirtschaft auf dem Vormarsch. Im Innovations-Ländervergleich der Vereinten Nationen ist Deutschland im Jahr 2022 vom zehnten auf den achten Platz vorgerückt. Gut bewertet wurde das Innovationsklima, in der Kategorie „Humankapital und Forschung“ gelang ein zweiter Platz hinter Spitzenreiter Südkorea. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung haben im Jahr 2021 in Deutschland mit 112,6 Milliarden Euro einen Höchststand erreicht.

Aktuelle Chancen und Zukunftsperspektiven

Eines der größten gesellschaftlichen Großprojekte Deutschlands ist zurzeit die Energiewende, mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2030 rund 80% des Energiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken. Dies bedeutet nahezu eine Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung in weniger als zehn Jahren.

Ferner hat sich die aktuelle Bundesregierung das Ziel einer weitgehend emissionsfreien Energieversorgung bis 2050 gesetzt. Die Umsetzung dieser Ziele ist mit enormen Kosten verbunden, die in ihrer Größenordnung mit anderen gesellschaftlichen Großprojekten, wie zum Beispiel der Wiedervereinigung vergleichbar sind.

Entsprechend ambitioniert sind die für die Zielerreichung avisierten Maßnahmen. Die Länder sollen bis zum Jahr 2032 zwei Prozent ihrer Landesflächen für Windkraft ausweisen. Solarenergie wird nach dem neuen EEG (Erneuerbaren Energiegesetz) als „überragend öffentliches Interesse“ eingestuft und erhält in Planungsprozessen entsprechend Vorrang. Steuerliche Förderungen von Solarstrom und dessen höhere Vergütung schaffen weitere Anreize.

Moderne Technologieunternehmen sind die Profiteure der Transformation, so zum Beispiel die Zulieferindustrien der erneuerbaren Technologien. Das Wachstum des Markts für Wechselrichter von Solaranlagen ist beispielsweise beachtlich. Weltweit wurde eine Zunahme der Lieferungen um 22% von 2021 zu 2022 verzeichnet, wobei ein Viertel auf den europäischen Markt fällt. Europa, allen voran Deutschland, Italien und die Niederlande, verzeichneten einen beachtlichen Anstieg der Lieferungen um mehr als 50% in einem Jahr. Die weltweit führenden Anbieter von Wechselrichter halten dabei einen Marktanteil von 82%. An erster Stelle liegt dabei Huawei, Platz zwei geht ebenfalls an ein chinesisches Unternehmen, nämlich Sungrow.

Der Energieertrag aus Sonne, Wind und Wasser ist jedoch schwankend, Speichertechnologien haben ferner nur begrenzte Kapazitäten. Deshalb kommt Wasserstoff, insbesondere grünem Wasserstoff, als stofflicher Energieträger eine zentrale Rolle zu.  Entsprechend großes Potential für zukunftsfähige Arbeitsplätze wird aus diesem Sektor erwartet.

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss mit einem deutlichen Netzausbau und die Schaffung von Stromspeichern, zum Beispiel Pumpspeichern, einhergehen. Zudem müssen neue, sich in der Forschungsphase befindliche Speichertechnologien marktfähig werden.

Ein weiterer Pfeiler der Energiewende ist die Steigerung der Energieeffizienz, wo vor allem der Gebäudesektor große Potentiale birgt.

Neben dem eigentlichen Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugern, wie Solar- und Windkraftanlagen und der entsprechenden Infrastruktur zur Energiespeicherung und des -transports, werden eine moderne und flexible Verwaltung, der Aufbau von Know-how und nicht zuletzt Fachkräfte für die Anlageninstallation und die Herstellung der Infrastruktur notwendig sein.

Für die Transformation werden technischen Produktionsberufen und Bauberufen eine große Bedeutung zukommen. Dazu gilt es Fachkräfte entsprechend für die neuen Kompetenzanforderungen auszubilden und vor Abwanderung zu sichern.

Im Fokus: Patentrecht

Patentrechtliches Umfeld

Diese wirtschaftlichen Entwicklungen spiegeln sich auch im Patentwesen wider, denn für die Entwicklung und Investition in neue Technologien wird in der Regel über den Schutz durch Patente abgesichert. So haben die Patentanmeldungen am Europäischen Patentamt in den vergangenen Jahren weiter zugenommen und sind insbesondere im Jahr 2022 um weitere 2,5% gewachsen. Die größten Zuwächse bei den Patentanmeldungen sind aus den Ländern USA, China und Südkorea zu verzeichnen, was das Engagement der Wirtschaftsunternehmen aus diesen Ländern in Europa und insbesondere Deutschland verdeutlicht.

In absoluten Zahlen gemessen kommen nach den USA dabei die meisten Anmeldungen aus Deutschland, was die Innovationskraft und die wirtschaftlichen Anstrengungen in diesem Markt bestätigt. Entsprechend der aktuellen Entwicklungen ist dabei der größte Zuwachs bei den Patentanmeldungen im Bereich elektrischer Maschinenbau und Energietechnik zu verzeichnen.

Bei über 190.000 Neuanmeldungen beim Europäischen Patentamt in 2022 wird deutlich, dass weltweit die Unternehmen hohe Summen in die Absicherung ihrer Innovationen im europäischen Markt investieren. Bei zunehmendem Wettbewerb und sich verändernden Marktanteilen werden diese Schutzrechte dann auch in Patentstreitigkeiten eingesetzt.

Das deutsche Rechtssystem nimmt dabei im Bereich der Patentstreitigkeiten eine herausragende Rolle ein. Mehr als die Hälfte dieser Verfahren in Europa werden vor deutschen Gerichten ausgetragen. Die deutschen Gerichte gelten als sehr erfahren und kompetent, sowie zügig in der Entscheidungsfindung. Die deutschen Streitverfahren sind vergleichbar kostengünstig, was die Attraktivität des Standorts Deutschland für Patentstreitigkeiten weiter erhöht.

Besonderheiten der deutschen Patentstreitverfahren

Da in Deutschland die Landgerichte für Patentverletzungsfälle zuständig sind, haben die meisten Bundesländer die Möglichkeit genutzt, um Patentstreitkammern einzurichten. Dies bietet den Vorteil, dass sich diese Kammern stärker spezialisieren und besondere Erfahrungen in der Handhabung solcher Verfahren aufbauen können. Derzeit sind in Braunschweig, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim, München und Nürnberg Patentstreitkammern eingerichtet. Die Patentstreitkammern an den Landgerichten in Düsseldorf, München und Mannheim bearbeiten dabei nahezu 80% der jährlichen Streitfälle. Über die Jahre haben sich diese drei Gerichtsstandorte einen entsprechenden internationalen Ruf aufgebaut, so dass an diesen drei Standorten zusammen allein in 2021 knapp 800 neue Patentverletzungsklagen eingereicht wurden. Daher ist es wenig verwunderlich, dass an diesen Gerichten jeweils zwei bis drei Patentstreitkammern existieren, um diese große Anzahl an Verfahren zu bewältigen.

Eine deutsche Besonderheit ist, dass sich die Patentstreitkammern ausschließlich mit der Entscheidung über die Patentverletzung befassen. Über den Rechtsbestand der Patente wird hingegen getrennt vom Verletzungsverfahren am Bundespatentgericht verhandelt. Eine weitere Besonderheit des deutschen Patentsystems besteht darin, dass die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts jeweils aus zwei juristischen und drei technischen Mitgliedern bestehen. Die unterschiedlichen Nichtigkeitssenate haben sich darüber hinaus auf unterschiedliche Technologiebereiche spezialisiert, so dass eine hohe technische Expertise gewährleistet ist. Diese Spezialisierung des Bundespatentgerichts verbunden mit den ebenfalls spezialisierten Patentstreitkammern hat ebenfalls zur Attraktivität des Gerichtsstandorts Deutschland für Patentstreitigkeiten beigetragen.

In der Vergangenheit führte diese Besonderheit oft dazu, dass im Verletzungsverfahren bereits eine erstinstanzliche Entscheidung vorlag, bevor über den Rechtsbestand des Patents verhandelt wurde. Dieser oft als „Litigation Gap“ bezeichnete Umstand führte nicht selten dazu, dass sich die beteiligten Parteien bei drohender Unterlassung bereits nach der erstinstanzlichen Entscheidung im Verletzungsverfahren einigten.

Dieses „Litigation Gap“ wurde allerdings durch Änderung des Patentgesetzes im August 2021 dadurch geschlossen, dass das Bundespatentgericht nun schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Nichtigkeitsverfahrens und damit auch des Verletzungsverfahrens einen vorläufigen Hinweis bezüglich voraussichtlich entscheidungsrelevanter Gesichtspunkte erlässt. Dieser vorläufige Hinweis ermöglicht es wiederum dem Verletzungsgericht, auf einer gesicherteren Basis über die Aussetzung des Verletzungsverfahrens wegen mangelnder Validität des Patents zu entscheiden.

Neben den Gerichten spielt bei den Patentverletzungsverfahren auch die verfügbare „Anwaltsinfrastruktur“ eine große Rolle und diese kann in Deutschland eine entsprechende Expertise aufweisen. Aufgrund der großen Anzahl an Patentverletzungsverfahren war und ist es nämlich möglich, dass sich Rechtsanwälte und sogar ganze Rechtsanwaltskanzleien auf Patentverletzungsverfahren spezialisieren.

In diesem Zusammenhang spielt noch eine weitere deutsche Besonderheit eine Rolle. Patentanwälte vertreten ihre Mandanten in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof und unterstützen die Rechtsanwälte in den parallelen Verletzungsverfahren. Diese Art der Teamarbeit ermöglicht äußerst effiziente Verfahrensführung. Ähnlich den Rechtsanwaltskanzleien haben sich dabei auch einzelne Patentanwaltskanzleien auf Patentstreitigkeiten spezialisiert.

Start des Einheitlichen Patentgerichts

Diese Teams aus erfahrenen deutschen Rechts- und Patentanwälten werden auch eine entscheidende Rolle in den Verfahren am Einheitlichen Patentgerichts (EPG) spielen. Aktuell ist nämlich in der europäischen Patentgemeinschaft die Einführung des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) am 01. Juni 2023 von größter Bedeutung.

Siebzehn europäische Staaten sind an das Gericht gebunden, das für Fragen der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von Einheitspatenten und europäischen Patenten zuständig ist. Das Gericht besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei. Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer mit Sitz in Paris und einer Abteilung in München, sowie 13 Lokal- und 4 Regionalkammern. Das Berufungsgericht hat Sitz in Luxemburg.

Die deutschen Lokalkammern des EPG sind in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg angesiedelt und verfügen über sehr erfahrene Richter. Somit wird sich auch der Rechtsweg über eine der deutschen Lokalkammer des EPG als attraktive Alternative zu den deutschen Patentstreitkammern etablieren.

Ein großer Vorteil für den Standort Deutschland im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen ist, dass auch die deutschen Patentanwälte über Erfahrung vor den entsprechenden Gerichten verfügen. Gerade vor dem EPG und dessen zeitlich sehr engen Vorgaben werden diese Kompetenzen von großer Bedeutung sein, zumal nach der deutschen Patentrechtsreform in 2021 das deutsche Verfahren dem Verfahren vor dem EPG bei manchen zeitlichen Vorgaben sehr nahe kommt.

Abzuwarten ist, wie sich die Einführung auf die deutschen Patentstreitkammern auswirken wird. Die erfahrenen deutschen Richter und nicht zuletzt die Unterlassungsansprüche, die in deutschen Verfahren als Standardmaßnahmen zur Verfügung stehen, werden den Gerichtsstandort Deutschland auch in Zukunft weiter attraktiv halten.

Die deutschen Verfahren können, im Gegensatz zum neuen Einheitlichen Patentgericht, auf eine sehr große Anzahl an höchstrichterliche Urteile des Bundesgerichtshofs und somit auf eine solide Grundlage ständiger Rechtsprechung zurückgreifen. Eine solche Grundlage wird sich das EPG erst noch in den nächsten Jahren erarbeiten müssen, sodass der nationale deutsche Rechtsweg weiterhin attraktiv bleiben wird.

Zukunftsperspektiven in Patentstreitsachen

Zwar wird wohl anzunehmen sein, dass anfänglich das EPG und die deutschen Patentstreitkammern um die neuen Patentstreitverfahren konkurrieren werden. Allerdings darf durchaus angenommen werden, dass das EPG für bestimmte Patentstreitigkeiten attraktiv wird, die eventuell an den deutschen Patentstreitkammern nicht anhängig gemacht worden wären.

Unabhängig davon dürften die eingangs geschilderten wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen dafür sorgen, dass die Patentstreitigkeiten weiter zunehmen. Neben dem Biotech- und Pharmabereich ist wohl damit zu rechnen, dass auch im Bereich Telekommunikation/Internet und erneuerbare Energien die Anzahl der Fälle zunehmen wird. War in der Vergangenheit eine Vielzahl der Patentstreitfälle auf den Mobilfunkbereich gerichtet, so dürften in Zukunft durch die zunehmende Vernetzung der Geräte die Streitigkeiten im Bereich WiFi und Internet of Things (IoT) zunehmen. Durch die zunehmende Verbreitung der Streamingdienste, die immer mehr das konventionelle Fernsehen ersetzen, dürfte auch hier eine zunehmende Monetarisierung der entsprechenden Patentportfolien zu erwarten sein.

Aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien werden zunehmend Patentstreitigkeiten sichtbar. Angefangen bei der Solarzellen- über die notwendigen Inverter- hin zur Speichertechnologie werden immer größere Patentportfolien aufgebaut und zum Teil bereits eingesetzt. Gerade die Energiewende wird in diesem Bereich eine Vielzahl von Änderungen im Markt mit sich bringen, die erfahrungsgemäß durchaus von entsprechenden patentrechtlichen Auseinandersetzungen begleitet werden. Dies wird sich mit Sicherheit nicht nur auf den Solarbereich beschränken, sondern auch Bereiche wie z.B. Wärmepumpen und Windkraft betreffen.

Mit der Zentralkammer des EPG in München, den jeweiligen Lokalkammern des EPG in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg, den renommierten Patentstreitkammern, dem Bundespatentgericht sowie dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt wird Deutschland nicht nur ein attraktiver Standort für Patentstreitigkeiten bleiben, sondern seine Stellung im gewerblichen Rechtsschutz in Europa weiter ausbauen. Auch für Anwaltskanzleien, die in diesem Bereich tätig sind, ist der Standort Deutschland höchst attraktiv. Gerade Kanzleien aus UK, die noch kein Standbein in Deutschland hatten, haben spätestens mit dem Brexit begonnen, auch in Deutschland Fuß zu fassen. Parallel dazu haben nicht wenige Kanzleien in Hinblick auf das EPG angefangen, eine sogenannte „Mixed Practice“, also einen Zusammenschluss von Rechts- und Patentanwälten aufzubauen bzw. diese auszubauen. Auch diese Entwicklung dürfte sich bis zu einem gewissen Grad fortsetzen, auch wenn patentstreiterfahrene Unternehmen sich ihr Team von auf Patentstreitverfahren spezialisierten Patent- und Rechtsanwälten unabhängig davon oft aus unterschiedlichen Kanzleien zusammenstellen.

Patentrecht

Aktuell sind bei der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zwei sehr wichtige und für die Praxis bedeutende Entwicklungen zu beobachten. Zum einen steht zunächst die jüngste Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer im Fokus, betreffend das Ob und Wie der Auslegung von Patentansprüchen. Zum anderen nimmt auch die Bedeutung der Auslegung für die Ausführbarkeit von Patenten zu, was am aktuellen Diskussionsstand der Beschwerdekammern zu beobachten ist. Damit stellt sich auch die Frage, welche Anforderungen sich daraus an die Fachperson ergeben, die das Patent auslegt und die Ausführbarkeit bewertet.

1. Die Auslegung von Patentansprüchen – Eine willkommene Vorlagefrage

Eine Tatsache, mit der Praktiker lange Zeit vor dem EPA konfrontiert wurden, war die divergierende Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Frage der Auslegung von Patentansprüchen.

Während der BGH diesbezüglich eine klare Linie vertritt und eine Auslegung der Ansprüche anhand der Beschreibung immer verlangt (Rotorelemente, Polymerschaum I), haben sich beim EPA verschiedene Denkschulen entwickelt. Einige Experten gehen von fünf verschiedenen Entscheidungslinien ((Daniel X. Thomas, ehemaliger Direktor beim EPA), andere etwas konservativer von drei Gruppen aus (Bengi-Akyürek, vorsitzender technischer Richter der Beschwerdekammer 3.5.05 des EPA, GRUR Patent 2023, 110). Besonders kontrovers diskutiert wurde, ob sich ein allgemeines Gebot der Auslegung der Ansprüche unter Heranziehung der Beschreibung aus Art. 69 EPÜ ableiten lässt.

Artikel 69 befasst sich mit dem Schutzbereich des Patents bzw. der Patentanmeldung, der durch die Patentansprüche bestimmt ist. Demgemäß seien die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Art. 69 EPÜ und sein Auslegungsprotokoll sind vor allem in den nationalen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren von Bedeutung. Der darin genannte Schutzbereich ist daneben noch in Art. 123 (3) EPÜ explizit erwähnt.

Eine zweite, mögliche rechtliche Grundlage für die Auslegung von Ansprüchen ist Art. 84 EPÜ.

In Artikel 84 EPÜ ist allerdings vom Schutzgegenstand die Rede. Konkret gibt die Norm vor, dass die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich, knapp und von der Beschreibung gestützt sein. Problematisch ist jedoch zum einen, dass Art. 84 EPÜ im Unterschied zu Art. 69 EPÜ keine explizite Auslegungsregel enthält und zum anderen auf die Ansprüche eines erteilten Patents nicht anwendbar ist.

Die Entscheidung T 1473/19 versucht das Verhältnis zwischen den beiden Normen, unter Berufung auf G2/88, wie folgt zu erklären: Die Ansprüche müssen den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ genügen, damit sie überhaupt ihren Zweck, nämlich die Bestimmung des Schutzbereiches nach Art. 69 EPÜ, erfüllen können.

Die Diskussionen hinsichtlich des „Obs“ der Auslegung und der entsprechenden rechtlichen Grundlagen führten in der Vergangenheit dazu, dass der Ausgang eines Verfahrens von dem Credo beeinflusst werden konnte, das der jeweilige Spruchkörper vertrat.

Dabei lassen sich inhaltlich zumindest die folgenden drei Denkschulen feststellen:

1. Eine erste Gruppe von Entscheidungen verneint grundsätzlich die Heranziehung der Beschreibung im Prüfungs- und Einspruchsverfahren bei der Auslegung eines Anspruchs. Es wird insbesondere die Auffassung vertreten, dass die Funktion der Ansprüche darin besteht, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt wird. Deshalb muss der Anspruch selbst als strikte Definition gelesen werden (T 1279/04, T 175/98, T 515/19, T 2370/16, T 1778/17, T 1583/17, T 21/16, T 1853/19, T 19/18 oder T 1989/18)
2. Diametral entgegensetzt vertritt eine zweite Gruppe von Entscheidungen die Auffassung, dass Ansprüche immer unter Rückgriff auf Art. 69 EPÜ ausgelegt werden müssen. Der Gedanke ist hier, dass der Rechtsgrundsatz, wonach ein Dokument als Ganzes auszulegen ist, im EPÜ allgemein gültig ist. Artikel 69 ist nur ein Sonderfall der Anwendung dieses Grundsatzes (T 23/86, T 860/93, T 1871/09, T 1817/14, T 1473/19).
3. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine Reihe von Kompromisslösungen, die beispielsweise den Rückgriff auf die Beschreibung nur im Falle von Unklarheiten (T 481/95, T 169/20, T 1646/12, T 42/22) zulassen.

Die Nachricht über eine neue Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer (in der Beschwerdesache T 439/22) kam somit nicht überraschend. Aus dem Protokoll der Verhandlung geht hervor, dass die Frage insbesondere die Anwendbarkeit von Art. 69 in der Anspruchsauslegung betrifft. Fraglich ist, ob auch ein weiteres, damit verbundenes und kontrovers diskutiertes Thema, nämlich die Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche, vorgelegt wird. Klarheit darüber wird die Patentwelt spätestens am 10. Juni 2024 haben, wenn die Zwischenentscheidung veröffentlicht wird.

2. Auswirkungen auf die Praxis

Eine Vorlagefrage hat zur Folge, dass das Verfahren der vorlegenden Kammer ausgesetzt wird. Allerdings können Verfahren vor anderen Beschwerdekammern ebenfalls ausgesetzt werden. Entscheidend hierfür ist, ob die Entscheidung des Beschwerdeverfahrens „völlig“ vom Ausgang des Vorlageverfahrens abhängt (T 1875/07, T 787/06, T 1044/07 und T 1961/09). Ist die Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung nur für die Begründung, nicht aber für die Entscheidung selbst maßgeblich, wird das Verfahren in der Regel nicht ausgesetzt.

Auch Prüfungs- und Einspruchsabteilungen können solche Verfahren von sich aus oder auf Antrag aussetzen, die völlig von der Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die anhängige Vorlagefrage abhängen.

Die Auslegung von Patentansprüchen ist, vor allem in Einspruchsverfahren, häufig von zentraler Bedeutung. Beobachter rechnen mit einer Entscheidung der GBK frühestens zwischen Ende 2024 und Anfang 2025, sodass bis dahin mit einer großen Anzahl von ausgesetzten Einspruchsverfahren zu rechnen ist.

3. Auswirkungen auf benachbarte Rechtsnormen – Ausführbarkeit nach Art. 83 EPÜ

Ein weiteres, beim EPA kontrovers diskutiertes Thema betrifft die Ausführbarkeit von Erfindungen. Das Wie und Ob einer Auslegung der Ansprüche spielt in diesem Kontext ebenfalls eine große Rolle.

3.1. 83 – ständige Rechtsprechung

Die Ausführbarkeitsnorm des EPA ist Art. 83 EPÜ: Die Erfindung ist in der Anmeldung (bzw. europäischen Patentanmeldung) so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Nach ständiger Rechtsprechung des EPA (Case Law of the BoA, 2022, II, C.1 Einleitung) bedeutet dies, dass für die Ausführbarkeit drei Bedingungen erfüllt sein müssen:

1. Die Erfindung muss am Anmeldetag anhand der Anmeldung als Ganzes einschließlich der Beispiele und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens ausreichend offenbart sein.
2. Es muss mindestens ein Weg offenbart werden, auf dem der Fachmann die Erfindung ausführen kann,
3. der jedoch nur dann ausreichend ist, wenn sich die Erfindung damit im gesamten beanspruchten Bereich ausführen lässt.

Diese bisherige und über die Jahre verfestigte Interpretation der Ausführbarkeitsnorm ist durchaus nachvollziehbar. Bestehen Zweifel an der Ausführbarkeit, können diese in der Regel durch Versuche ausgeräumt bzw. bekräftigt werden, wobei die Beweislast im Einspruchsverfahren bei den Einsprechenden liegt (EPA: T 182/89, ABl. 1991, 391).

Im Kontext der Ausführbarkeit ist nach der Rechtsprechung des EPA (G1/03, T 2015/20) besondere Aufmerksamkeit bei funktionellen Anspruchsmerkmalen geboten, das heißt solchen Merkmalen, die über ihre Wirkung definiert sind. Die Entscheidung G1/03 legt in Rn 2.5.2 der Begründung fest, dass ein Anspruch, der eine Wirkung beschreibt und Ausführungsformen abdeckt, die nicht funktionsfähig sind, nicht ausführbar ist.

3.2. 83 – aktuelle Entwicklungen

Ausgehend von T 2773/18 aus dem Jahr 2021 treffen einige Beschwerdekammern vermehrt Entscheidungen, die eine Auflockerung des Kriteriums der „Ausführbarkeit über den gesamten Bereich“ (siehe oben, Punkt (iii)) zu bezwecken scheinen.

Eine erste Gruppe von Entscheidungen (T 2773/18, T 500/20, T 1983/19) vertritt insbesondere die Auffassung, dass die im Kontext der Chemie entwickelte Rechtsprechung, der zufolge die Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sein muss, nicht ohne Abstriche auf die Mechanik übertragbar ist (T 1983/19, Rn 2.1.3).

Eine zweite Gruppe von Entscheidungen scheint dieser Entwicklung, in unterschiedlicher Ausprägung, entgegenzusteuern (T 149/21, T 0867/21).

Die erste Gruppe – Auflockerung des Prüfungsmaßstabes?

Im Kontext der oben diskutierten Auslegungsfragen ist insbesondere die oben erstgenannte Entscheidung T 2773/18 aus dem Jahr 2021 (inter partes Verfahren) interessant.

Zum besseren Verständnis wird das betreffende technische Problem der Anmeldung kurz umrissen:  Beansprucht ist eine Windturbine mit einem Turm, der einen oberen, einen mittleren und einen unteren Teil aufweist. Der untere und mittlere Teil bilden die Basis des Turms, ein Kühlvorrichtungseinlass ist im oberen Teil des Turms angeordnet.

Der Einsprechende argumentierte, dass die Abmessungen des unteren und des oberen Teils nicht auf eine Mindestgröße oder -höhe begrenzt seien. Somit decke der Anspruch auch Ausführungsformen ab, bei denen der Einlass recht niedrig über dem Meeresspiegel liegt und nicht den technischen Effekt des Ansaugens von Luft mit geringem Wasser- und Salzgehalt erzielen kann.

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass diese Argumentation die im Bereich der Chemie entwickelte Rechtsprechung fälschlicherweise auf eine Erfindung in dem Gebiet der Mechanik übertragen würde. Ansprüche im Bereich der Mechanik würden oftmals in funktionaler Weise oder in allgemeiner Form versuchen, das Wesen einer konkreten Maschine, einer mechanischen Struktur oder einer Funktionsweise zu erfassen. Diese Ansprüche seien naturgemäß schematisch und würden einen gewissen Interpretationsspielraum zulassen.

Bei einer geschickten Auslegung ließen sich immer Ausführungsformen finden, die von der Breite des Anspruchs erfasst sind, aber nicht die erwünschte Wirkung erzielen. Dies ist, nach Auffassung der Kammer, jedoch nicht ein Problem der Ausführbarkeit, sondern vielmehr der Anspruchsauslegung.

Wenn der Fachmann, so die Kammer weiter, unter Berücksichtigung der gesamten Offenbarung und unter Anwendung seines Fachwissens, ableiten kann, was funktionieren wird und was nicht, dann ist die Erfindung ausführbar offenbart, auch wenn eine breite Auslegung nicht ausführbare Ausführungsformen umfasst.

Dieser Gedanke wird unter anderem in der Entscheidung T 500/20 aufgegriffen. Hier kommt die Kammer zu dem Schluss, dass

Ein Beispiel, das unter den Anspruch fällt und die beanspruchte Wirkung nicht erzielt, beweist nicht, dass das beanspruchte Konzept nicht funktioniert; es spiegelt vielmehr die Grenzen wider, die jeder technischen Entwicklung inhärent sind und die Spielraum für künftige (erfinderische) Entwicklungen bieten können.

Bedeutung für die Praxis

Die Kammern verschieben hiermit faktisch das Problem der Ausführbarkeit in die Auslegung des Patentanspruchs.

Dies kann beispielsweise dazu führen, dass Anspruchsmerkmale als implizite Merkmale ausgelegt werden, also z.B. als Merkmale, die funktionell so definiert sind, dass sie sich innerhalb der Grenzen des technisch Möglichen bewegen.

Dieser Ansatz kann einem ersten Anschein nach durchaus sinnvoll erscheinen. Die Entscheidung T 1983/19 bringt es wie folgt auf den Punkt:

Zu fast jedem Anspruch der Mechanik lassen sich beliebig viele Ausführungsbeispiele erdenken, die nicht ausführbar sind. Dies führt aber nicht dazu, dass die Erfindung als solche nicht ausgeführt werden kann.

Dies bedeutet, dass ein breit formulierter Anspruch gewährbar sein soll, obwohl er außerhalb eines für den Fachmann technisch möglichen und sinnvollen Bereichs nicht ausführbar ist.

Kritisch an diesem Ansatz sind die folgenden zwei Punkte:

1. Durch die Auslegung der Merkmale als solche, die sich innerhalb eines „funktionierenden“ Bereichs bewegen, kann ein mit der Zeit variabler Schutzbereich des Patents entstehen. Wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Wert oder Wertebereich außerhalb des am Anmeldetag funktionierenden Bereichs erschlossen, ist dieser von dem breiten Anspruch gedeckt und somit nicht (mehr) patentierbar.
2. Die oben zitierten Entscheidungen lassen auch offen, wie die Grenzen der Ansprüche bestimmt werden. In der Praxis kommt hier häufig der Fachmann ins Spiel. Die bereits zitierte Entscheidung T 500/20 formuliert wie folgt:

[…] Hier genügt in der Regel ein einziges detailliertes Beispiel oder eine Ausführungsform, um zu veranschaulichen, wie dieses Konzept in die Praxis umgesetzt werden kann und zwar in einer Weise, dass die zugrunde liegenden Prinzipien vom relevanten Fachmann verstanden werden können und er die beanspruchte Erfindung mit seinem allgemeinen Wissen ohne unangemessene Belastung nachvollziehen kann.

Allerdings ist auch die Anwendung des Fachwissens durch den Fachmann nicht unumstritten, wie nachfolgend gezeigt.

4. Die Bedeutung des Fachmanns und des Fachwissens

Zunächst wird auf die Unterscheidung eingegangen, die einige Entscheidungen hinsichtlich des fachkundigen Lesers und des Fachmanns treffen. Im zweiten Schritt wird gezeigt, dass auch beim Nachweis des Fachwissens unterschiedliche Maßstäbe gesetzt werden.

4.1. Fachkundiger Leser vs. Fachmann

Einige Entscheidungen des EPA unterscheiden zwischen dem „fachkundigen Leser“, wenn es um die Bewertung der Auslegung und dem „Fachmann“, wenn es um die Bewertung der Ausführbarkeit und der erfinderischen Tätigkeit geht.

Der fachkundige Leser, an den sich die Ansprüche richten, hat Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Anmeldung (sowie der einschlägigen Terminologie). Er benötigt keine Hinweise aus der Beschreibung, sodass die Ansprüche nicht unter Zuhilfenahme der Beschreibung und der Zeichnungen, sondern für sich genommen zu lesen und auszulegen sind (T 2764/19, T 223/05, T 1404/05, T 1127/16). Der fachkundige Leser sollte den Ansprüchen normalerweise die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beimessen.

Dies bedeutet, dass der „fachkundige Leser“, nur bei den Entscheidungen bzw. Kammern eine Rolle spielen kann, die eine Auslegung anhand der Beschreibung ausschließen.

Bewegen wir uns nun vom fachkundigen Leser hin zum Fachmann, eröffnen sich weitere Unstimmigkeiten.

Divergierende Meinungen beim EPA ergeben sich hinsichtlich des „Zeitpunktes“, bei dem der Fachmann relevant wird. So heißt es in der Entscheidung T 1450/16:

“[…] der Fachmann i.S.v. Art. 56 EPÜ betritt die Bühne der erfinderischen Tätigkeit erst dann, wenn die objektive technische Aufgabe bereits formuliert wurde. Daher ist der Fachmann gemäß Art. 56 EPÜ die Person, die auch qualifiziert ist, die formulierte objektive Aufgabe zu lösen […] und nicht notwendigerweise die auf dem Gebiet der Anmeldung oder dem ausgewählten nächstliegenden Stand der Technik versierte Person, wie scheinbar in T 25/13 suggeriert wird …”

Folgt man dieser Auffassung, ergibt sich bei der Bewertung der Ausführbarkeit einer Erfindung zwangsläufig ein anderer Fachmann als bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit.

Dieses Problem wurde bereits in der Entscheidung T 694/92 (ABl. 1997, 408) adressiert. Diese legt fest, dass für die Zwecke der Art. 56 und Art. 83 EPÜ 1973 derselbe Wissensstand maßgeblich ist, die jeweilige Ausgangssituation aber eine andere ist: Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, dass der Fachmann nur den Stand der Technik kennt, für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung dagegen, dass er den Stand der Technik und die offenbarte Erfindung kennt.

Die beschriebene Differenzierung nach fachkundigem Leser und Fachperson scheint allerdings eine rechtsphilosophische Feinheit, die für die Praxis keine größere Rolle spielt.

4.2. Nachweis von Fachwissen

Von weit größerer praktischer Bedeutung ist jedoch die Frage nach dem Nachweis des Fachwissens.

Auch hier gibt es, wieder, divergierende Rechtsprechung.

So gibt es beispielsweise die durchaus „liberale“ Entscheidung T 1090/12. Hier sah die Kammer keine Verpflichtung, schriftliche Nachweise zum allgemeinen Fachwissen vorzulegen, da ihre Mitglieder aufgrund ihrer Tätigkeit wüssten, dass die strittigen Merkmale dem Fachmann bekannt seien.

Diese Entscheidung ist (noch) Ausdruck einer Mindermeinung. Nach gängiger Praxis ist ein Nachweis für die Behauptung, dass etwas zum allgemeinen Fachwissen gehört, dann erforderlich, wenn dies von einem anderen Beteiligten oder vom EPA infrage gestellt wird (s. z. B. T 766/91, T 234/93). Wird die Behauptung, etwas gehöre zum allgemeinen Fachwissen, bestritten, so ist es an demjenigen, der dies behauptet, zu beweisen, dass der betreffende Gegenstand tatsächlich zum allgemeinen Fachwissen gehört (T 766/91; T 939/92, ABl. 1996, 309; T 329/04; T 941/04; T 690/06).

Auch hinsichtlich des Anlasses, Fachwissen anzuwenden, gibt es divergierende Entscheidungen.

Gemäß der Entscheidung T 1601/15 bedarf der Fachmann keines Anlasses, um sein Fachwissen zur Anwendung zu bringen. Sein Fachwissen, so die Kammer, bildet gewissermaßen den technischen Hintergrund für jede seiner Tätigkeiten und fließt in alle seine Entscheidungen ein.

Anders sieht es die Entscheidung T 1471/11. Demnach ist es zwar richtig, dass das Fachwissen (hier in der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit) berücksichtigt werden muss, jedoch muss auch die Richtung, in welche das Fachwissen anzuwenden ist, von einer Lehre oder dem Fachwissen selbst ableitbar sein.

Interessant in diesem Kontext ist auch ein Blick auf die Entscheidungspraxis des BGH. Dieser vertritt letzteren Ansatz, wie aus dem zweiten Leitsatz der Entscheidung „Leuchtdiode“ aus dem Jahr 2022 (X ZR 82/20) hervorgeht:

“… Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahelag, sich bei der Lösung eines bestimmten Problems dieser Kenntnis zu bedienen …”

Bedeutung für die Praxis

Aktuell ist es (noch) gängige Praxis, dass Fachwissen dann nachgewiesen werden muss, wenn es streitig ist. Sollte sich eine Abweichung davon, im Sinne der oben zitierten T 1090/12, breit machen, kann dies zu erheblichen Unsicherheiten führen. Eine zulässige ungeprüfte Berufung auf Fachwissen kann insbesondere im Beschwerdeverfahren zu unvorhersehbaren Wendungen führen, für die dann kein Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht. Auch hier ist das deutsche Verfahren klarer und schafft Rechtssicherheit: Eine Kenntnis, die zum allgemeinen Fachwissen gehören soll, kann nur berücksichtigt werden, wenn es unbestritten und belegbar ist (Schulte, 11. Auflage, §34 Rn 342, unter Berufung auf BPatGE 30, 250).

Fazit

Die Vorlagefrage zur Auslegung von Patentansprüchen könnte ein willkommener Startpunkt sein, für die Schaffung von Klarheit auch in benachbarten Gebieten, wie die Ausführbarkeiten und die Zuhilfenahme von Fachwissen durch den Fachmann.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich die divergierende Rechtsprechung, vor allem hinsichtlich der Ausführbarkeit über den gesamten beanspruchten Bereich, weiterentwickelt. Sollte sich die Schere zwischen „Chemie“ und „nicht Chemie“ weiter öffnen, ist hier eine weitere Vorlagefrage zu erwarten.